Nietigheidsadvies

Wanneer een verleend octrooi voor uw commerciële activiteiten een bedreiging lijkt te vormen kan Nederlandsch Octrooibureau u van dienst zijn door na te gaan of er misschien sprake is van (gedeeltelijke) nietigheid van het octrooi. Als dit namelijk het geval is kan het octrooi niet met succes tegen u worden ingeroepen. Bovendien is het dan mogelijk om (gedeeltelijke) vernietiging van het octrooi te vragen bij de nationale rechter of, in voorkomende gevallen, bij de octrooiverlenende autoriteit.

Nietigheid

Een verleend octrooi kan geheel of gedeeltelijk nietig zijn als het bijvoorbeeld is verleend in strijd met de vereisten van octrooieerbaarheid. Ook wanneer de aanvrage of het octrooi op ontoelaatbare wijze is gewijzigd kan er sprake zijn van nietigheid.

Nietigheid van een verleend octrooi kan het gevolg zijn van het niet bekend zijn van relevante informatie bij de octrooiverlenende autoriteit, maar ook van een onjuiste conclusie van die autoriteit, gezien de informatie die wel bekend was.

Verleend octrooi

Voor een nietigheidsadvies met betrekking tot een verleend octrooi zal een octrooigemachtigde allereerst met u bekijken welke delen van het octrooi mogelijk een bedreiging vormen voor uw (voorgenomen) commerciële activiteiten (zie ook ‘vrijgave’). Het nietigheidsadvies zal vervolgens worden toegespitst op die delen.

De octrooigemachtigde zal de verleningsgeschiedenis van het octrooi bestuderen om te beoordelen of de octrooiverlenende instantie het octrooi al dan niet terecht heeft verleend, gezien de haar bekende informatie. Tegelijkertijd zal een uitgebreid onderzoek naar de stand van de techniek worden verricht, zowel in octrooidatabases als de wetenschappelijke literatuur. De informatie die hierbij naar boven komt kan aanleiding geven tot de conclusie dat de octrooiverlenende autoriteit het octrooi niet zou hebben verleend als de betreffende informatie bij haar bekend was geweest. Ook overige relevante kennis, zoals wellicht bij u bekend publiek voorgebruik, zal worden meegewogen in het nietigheidsadvies. 

Vervolgstrategie

Nadat is vastgesteld of het octrooi terecht is verleend kan een inschatting worden gemaakt van het risico dat de octrooihouder zijn octrooi met succes tegen u zal kunnen inroepen. Zelfs wanneer dat niet waarschijnlijk lijkt bent u nog niet automatisch gevrijwaard van juridische stappen door de octrooihouder, die immers wellicht niet eens op de hoogte is van eventuele nietigheid.

De octrooigemachtigde zal u verder adviseren om dergelijke risico’s in kaart te brengen en te minimaliseren. Geschikte stappen daartoe kunnen uiteenlopen van bijvoorbeeld het voeren van een oppositieprocedure, het vorderen van vernietiging door de nationale rechter, het benaderen van de octrooihouder, bijvoorbeeld voor onderhandelingen over een licentie, of het simpelweg achter de hand houden van het advies voor het geval de octrooihouder u met zijn octrooi confronteert.

Lopende verleningsprocedure

Een nietigheidsadvies kan natuurlijk ook gewenst zijn wanneer u op een nog niet verleende octrooiaanvrage stuit waarvan u na een eventuele verlening hinder zou kunnen ondervinden. Interessant daarbij is dat de octrooigemachtigde zich kan mengen in een lopende verleningsprocedure, bijvoorbeeld door de octrooiverlenende autoriteit op nieuwe relevante informatie te wijzen. Dit kan een zeer efficiënte manier zijn om potentiële risico’s voor uw onderneming in de kiem te smoren.